【关键词】
标准必要/费率/计算方法/管辖
【裁判要旨】
因为标准必要专利的权利人怠于在中国以诉讼形式行使其专利权，而采用请求国外法庭裁判全球费率的方式，有意规避中国司法机关对行为人实施中国专利是否可能造成侵权的司法审查，对标准必要专利的实施者和利害关系人各自行为造成了巨大的不确定性。标准必要专利的实施者和利害关系人寻求将这种不确定性通过司法确认和裁判转化为确定或稳定的法律状态，即具有诉的利益。故标准必要专利的实施者和利害关系人有权针对涉案标准必要专利在中国提起确认不侵害专利权及标准必要专利使用费之诉。
在确定标准必要专利费率的过程中，要对业界标准必要专利费率的测算方法和当事人选择的测算方法进行充分的分析并结合具体案情进行选择。目前确定标准必要专利费率的方法一般为自上而下法和可比协议法。因被告主张的可比协议法中所涉专利包质量不具有可比性，故本案并不具备适用可比协议法的条件。本案采用自上而下法，用中国累积费率除以各自标准项下的中国标准必要专利总族数，即得出各标准项下单模移动终端产品中国单族标准必要专利的基准费率。其中，中国4G、3G、2G标准行业累积费率分别为（3.93－5.24）%；2.17%；2.17%。在4G、3G、2G领域内，中国标准必要专利族数分别为2036、1218、517族。对于包含2G、3G技术的4G多模移动终端产品，考虑到2G和3G技术的技术更迭，以及随着时间的发展技术贬值等因素，对于4G多模移动终端产品中2G和3G的费率，应在目前估算的费率基础上进行一定的折扣方为合理。本案中，多模手机费率中4G、3G、2G的占比，可以按照8:1:1的比例进行折算。
【相关法条】
《中华人民共和国民法总则》第五条、第六条、第七条
《中华人民共和国合同法》第五条、第六条
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款
《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第十二条、第四十七条第一款、第五十九条第一款
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十四条第三款
【基本案情】
2017年7月，康文森无线许可有限公司（以下简称康文森公司）以欧洲专利为客体，在英国法院起诉华为技术有限公司（以下简称华为公司）及其英国关联公司，要求裁定其享有的包括中国在内的全球专利包针对华为公司的标准必要专利许可费率。
华为公司认为，华为公司的终端产品的主要制造地和销售市场都在中国。故华为公司及其中国关联公司于2018年1月向江苏省南京市中级人民法院（以下简称南京中院）提起确认不侵害专利权及标准必要专利使用费纠纷三案诉讼。三原告诉称，被告无视华为公司的终端产品的主要制造地和销售市场都在中国的事实，怠于针对其中国专利在中国行使诉权的行为，导致三原告制造、销售、许诺销售华为移动终端产品的行为是否存在侵权处于不明确的状态。同时，康文森公司的涉案专利权大多已被原专利复审委员会宣告全部无效且基本不属于3GPP技术标准的标准必要专利，康文森公司未能遵从其FRAND义务提供足够的信息，使三原告无法判断被告所声称的标准必要专利的价值。因此，三原告向南京中院提起诉讼，请求判令确认三原告在中国制造、销售、许诺销售移动终端产品的行为不侵害被告的涉案专利权；并请求就被告所有以及有权作出许可的、声称并实际满足2G、3G、4G标准或技术规范且为原告所实际实施的全部中国必要专利，判令确认符合公平、合理、无歧视原则的对原告产品的许可条件，包括费率。被告康文森公司辩称，确认不侵犯专利权之诉与标准必要专利使用费之诉是两个没有关联的诉，不应当在一个案件中审理；三案中确认不侵权之诉所涉及的专利，目前暂时被原专利复审委员会认定为无效，法院应当驳回三原告的起诉；三原告提交的相关报告和补充报告没有事实依据。同时，康文森公司主张采用相似许可比较法来计算标准必要专利的许可费率，比如对于无线通信终端产品其主张的许可费率应当是：2G手机为0.032%、3G多模手机为0.181%、4G多模手机是0.13%。
2017年12月12日，康文森公司致函华为公司，提供了其主张的标准必要专利清单，该清单中包括了其在中国申请的现行有效的10族11件专利。在南京中院审理过程中，双方当事人一致确认在三案中要求确认专利实施许可条件的专利增加4族4件发明专利。综上，三案涉及的要求确认专利实施许可条件的专利共14族15件，专利权人均为康文森公司。上述15件专利中，已被专利复审委员会、专利局复审和无效审查部宣告全部无效了8件。故法院只能对目前处于有效或者部分有效状态的7件专利是否属于标准必要专利进行判定。
涉案专利的权利要求内容涉及了终端设备和网络设备，根据三原告的诉讼请求，本案只涉及与终端设备有关的专利内容。双方当事人对上述7项专利是否属于标准必要专利的主张如下：
1.关于专利ZL200380102135.9
专利ZL200380102135.9为用于为组播内容提供选择分集的系统和方法，此专利独立权利要求16和31内容涉及终端设备，被告主张此专利技术适用4G通信网络模式。
三原告主张此专利独立权利要求16和31是4G标准必要，主要原因是权利要求与4G标准内容具有对应性。被告认可三原告的观点。
2.关于专利ZL200580035945.6
专利ZL200580035945.6为用于GERAN MBMS的增强的预先通知方法和系统，此专利独立权利要求15内容涉及终端设备，被告主张此专利技术适用4G通信网络模式。
三原告主张此专利独立权利要求15不是4G标准必要，主要原因是4G标准文件没有关于“预先通知”的标准规范。被告主张此专利独立权利要求15是4G标准必要，主要原因是权利要求与4G标准内容具有对应性，针对丁峙专家报告的内容被告认为标准中有“更改通知”对应于“预先通知”。
3.关于专利ZL01803652.X
专利ZL01803652.X为优化的睡眠模式操作，此专利独立权利要求4和5内容涉及终端设备，被告主张此专利技术适用3G和4G通信网络模式。
三原告主张此专利独立权利要求4和5不是3G和4G标准必要，主要原因是与权利要求内容相关的下行物理层信号结构没有使用脉冲串，也没有使用训练序列。被告主张此专利独立权利要求4和5是3G和4G标准必要，主要原因是权利要求与3G和4G标准内容具有对应性，针对丁峙专家报告的内容被告认为4G标准中的“为下行链路保留的子帧”即对应于“脉冲串”，且“下行链路上特点参考符号”可被当作训练序列。
4.关于专利ZL99813271.3
专利ZL99813271.3为移动通信系统、交互工作单元和数据传输资源最优化方法，此专利独立权利要求15内容涉及终端设备，被告主张此专利技术适用2G、3G和4G通信网络模式。
三原告主张此专利独立权利要求15不是2G、3G和4G标准必要，主要原因是权利要求所述方法与标准不同。被告主张此专利独立权利要求15是2G、3G和4G标准必要，主要原因是权利要求与2G、3G和4G标准内容具有对应性，针对丁峙专家报告的内容被告认为权利要求所述方法与标准所述方法相同。
5.关于专利ZL00804203.9
专利ZL00804203.9为用于在蜂窝系统中管理分组数据传送的方法和设备，此专利独立权利要求1和13内容涉及终端设备，被告主张此专利技术适用3G通信网络模式。
三原告主张此专利独立权利要求1和13不是3G标准必要，主要原因是权利要求中所述的“阈值”是用于终端向网络的业务量报告，并不对应于信道选择参数，且终端未据此做出信道选择。被告主张此专利独立权利要求1和13是3G标准必要，主要原因是权利要求与3G标准内容具有对应性，针对丁峙专家报告的内容被告认为3G标准中的“报告阈值”即对应于权利要求中的“信道选择参数的阈值”，且终端执行了信道选择。
6.关于专利ZL01805635.0
专利ZL01805635.0为用于处理可能的失步状况的用户设备和规程，此专利独立权利要求1、2和3内容涉及终端设备，被告主张此专利技术适用3G通信网络模式。
三原告主张此专利独立权利要求1、2和3不是3G标准必要，主要原因是权利要求所述方法与标准不同。被告主张此专利独立权利要求1、2和3是3G标准必要，主要原因是权利要求与3G标准内容具有对应性，针对丁峙专家报告的内容被告认为其未与对应的标准进行比较。
7.关于专利ZL01807820.6
专利ZL01807820.6为分组交换数据传输中的数据分组编号，此专利独立权利要求1和12内容涉及终端设备，被告主张此专利技术适用3G通信网络模式。
三原告主张此专利独立权利要求1和12不是3G标准必要，主要原因是标准规定协议数据分组的编号不受其它转移对接网络的影响，权利要求与标准所述不同。被告主张此专利独立权利要求1和12是3G标准必要，主要原因是权利要求与3G标准内容具有对应性，针对丁峙专家报告的内容被告认为标准中对于某些切换是有规定第一无线网络的数据分组编号最大值，权利要求对应于这些规定。
【裁判结果】
南京中院于2019年9月16日作出（2018）苏01民初232、233、234号民事判决：
一、对原告华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司请求确认在中国制造、销售、许诺销售移动终端产品的行为不侵害被告康文森无线许可有限公司享有的专利号为ZL00819208.1、ZL200580038621.8、ZL200680014086.7发明专利权的诉讼请求不予支持；
二、对原告华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司与被告康文森无线许可有限公司双方所涉标准必要专利许可应按以下条件确定：
1.许可专利：被告康文森无线许可有限公司所有以及有权做出许可的、声称并实际满足2G、3G、4G标准或技术规范且为原告华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司所实际实施的全部中国必要专利。
2.许可产品：原告华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司的移动终端产品，即手机和有蜂窝通信功能的平板电脑。
3.许可行为：制造、销售、许诺销售、进口许可产品，以及在许可产品上使用许可专利。
4.许可费率：上述许可行为中，原告华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司需要向被告康文森无线许可有限公司支付的费率为：单模2G或3G移动终端产品中，中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为0；单模4G移动终端产品中，中国专利包即中国标准必要专利的许可费率0.00225%；多模2G/3G/4G移动终端产品中，中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为0.0018%。并且，原告华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司仅需就含有ZL200380102135.9专利技术方案的4G移动终端产品向被告康文森无线许可有限公司支付上述许可费率。
一审宣判后，康文森公司不服，向最高人民法院提起上诉。2020年11月2日，最高人民法院就（2019）最高法知民终732、733、734号民事裁定，准许华为公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司撤回起诉。
【裁判理由】
南京中院一审认为：
一、三原告有权提起本案诉讼。本案中，华为公司与涉案专利许可具有法律上利害关系，因为被告怠于在中国以诉讼形式行使其专利权，而采用请求国外法庭裁判全球费率的方式，有意规避中国司法机关对行为人实施中国专利是否可能造成侵权的司法审查，对包括本案三原告在内的实施者和利害关系人各自行为造成了巨大的不确定性。本案三原告寻求将这种不确定性通过司法确认和裁判转化为确定或稳定的法律状态，三原告具有诉的利益，即针对原告请求事项和特定当事人作出本案判决存在必要性及实效性。因此，三原告是三案适格的当事人，具备我国民事诉讼法规定的原告主体资格。
二、三原告请求确认涉三案样本专利不侵权的诉讼请求已无必要。本案事实是，被告向华为公司提出其侵害了被告所有的专利包中的标准必要专利，并希望许可该专利包并收取专利许可费。三原告基于相同事实、被告的同一行为提出诉讼请求一和诉讼请求二，两个诉讼请求是相互独立又存在联系的关系。三原告诉讼请求一中的涉案专利，是诉讼请求二中涉及的专利包中的一部分，即样本专利。不论三原告诉讼请求一涉案样本专利法律状态如何，均不影响原告诉讼请求二审理的必要性、可行性和实效性。由于三案所涉的3件样本专利，目前均被专利复审委员会、专利局复审和无效审查部宣告无效，因此，对三原告请求确认不侵权已无必要，故对该诉讼请求法院不予支持。
三、现存7件有效专利与3GPP标准技术比对结果。3GPP组织要求相关的标准必要专利遵从于各组织伙伴的知识产权政策。3GPP各组织伙伴的知识产权政策都是以FRAND为基础，在实践中，几乎所有的3GPP标准的技术贡献者都选择通过向ETSI声明标准必要专利的方式来进行知识产权政策的遵从。本案涉案专利也是通过ETSI进行标准必要性声明的。ETSI虽然是一个欧洲的标准化组织，但由于其声明的标准必要专利是与3GPP标准直接相关的，而3GPP标准已经在全球被广泛使用，因此各国法庭也都在判例中认可ETSI的知识产权政策对标准必要专利声明人的约束力。在具体的实践中认定某一专利是否为标准必要专利时，需要把专利的权利要求和标准规范比较，如果权利要求的每个技术特征都可以在标准规范中找到对应，该权利要求则为“标准必要”。如权利要求有任何一个技术特征不能在标准规范中找到对应，该权利要求则为“非标准必要”。如果某一专利的所有独立权利要求都属于非标准必要，该专利则被视为非标准必要。经技术比对，本案涉案7件专利的涉案专利权利要求与3GPP对应的标准技术的比对结果为：专利ZL200380102135.9“用于为组播内容提供选择分集的系统和方法”的权利要求16和31属于3GPP标准下，关于4G技术的标准必要专利，其余专利经与3GPP标准技术比对均为非标准必要专利。
四、本案并不具备适用可比协议法条件。被告证据中所涉专利包质量不具有可比性，本案中被告提供了石敏博士专家报告，该报告中以无线星球案判决结果作为本案费率计算的可比依据不合理。因为，被告在本案引用可比协议法的论证基础是康文森公司的专利包许可费率与无线星球案判决结果具有可比性，而前述可比性成立的必要前提是，本案所涉康文森专利包与无线星球专利包具有可比性，即二者的专利包质量大体相当。石敏博士通过引用第三方调查报告，认为诺基亚公司专利包的真实必要率（即真实必要专利与声明必要专利的比例）与爱立信公司的真实必要率相仿，就此推论康文森与无线星球两个专利包的质量大体相等是没有根据的，该报告无法支撑前述结论。具体理由是：其一，分包不同于整包。无线星球是从爱立信受让的专利包，康文森是从诺基亚受让的专利包，但是他们都不是整包购买，而只是购买了一部分的分包，因此，即使诺基亚公司与爱立信公司的专利包质量相近，也无法据此得出，无线星球的专利包质量与康文森专利包质量相近的结论。其二，即使按照被告专家证人石敏博士的报告所述，诺基亚的标准必要率平均值为50.6%，即诺基亚的声明专利中有近一半是非真实标准必要的，这还没有计算大量的未声明专利。而根据本案查明的事实，被告康文森公司在本案中提出的包括15件专利的专利包，8件已被宣布全部无效，剩余的7件也只有1件是标准必要专利。由此可以看出，将诺基亚的平均标准必要率，直接适用到康文森的专利包上，是缺乏基础和条件的。其三，三原告对于被告专利在全球诉讼信息的陈述已清晰表明，被告至今未能获得有效的胜诉判决，无法证明其持有一定价值的标准必要专利，且本案被告也没有提供有效证据证明康文森专利包的质量。特别是被告在本案的举证期限内，未能提供其认为可比的协议供法庭参照，故法院对其选择的方法不予采纳。
五、原告主张的自上而下法更适合本案。采用自上而下法，标准必要专利的中国费率的计算公式为：单族专利的中国费率＝标准在中国的行业累积费率×单族专利的贡献占比。中国4G/3G/2G行业累积费率为：中国4G标准行业累积费率区间为（3.93－5.24）%；中国3G标准行业累积费率为2.17%；中国2G标准行业累积费率为2.17%。在4G、3G、2G领域内，中国标准必要专利数量分别为2036、1218、517族。
综上，南京中院采用自上而下法对三案涉及的标准必要专利许可费率予以确认：单模2G或3G移动终端产品中，中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为0；单模4G移动终端产品中，中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为0.00225%；多模2G/3G/4G移动终端产品中，中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为0.0018%，并且三原告仅需就一件专利技术方案（专利号：ZL200380102135.9）的4G移动终端产品向被告康文森公司按上述许可费率支付许可费。与此同时，南京中院还对许可专利、许可产品、许可行为进行明确。首先，许可专利为康文森公司所有以及有权做出许可的、声称并实际满足2G、3G、4G标准或技术规范且为华为公司所实际实施的全部中国必要专利；其次，许可产品为华为公司的移动终端产品，即手机和有蜂窝通信功能的平板电脑；再次，许可行为包括制造、销售、许诺销售、进口许可产品，以及在许可产品上使用许可专利。一审判决后，三案被告不服一审判决，向最高人民法院提起了上诉。
最高人民法院审理过程：
在上述三案审理期间，康文森公司又于2018年4月以同族欧洲专利为客体，在德国法院向华为公司及其德国关联公司提起了专利侵权诉讼。2020年8月，德国法院作出一审判决，认定华为公司侵害了涉案的欧洲专利权，其确定的涉案专利的标准必要专利许可费率为南京中院一审确定费率的18.3倍。
2020年8月28日，最高人民法院在一审判决基础上作出裁定，禁止康文森公司在最高人民法院就上述三案作出终审判决前，申请执行德国法院作出的停止侵权判决。如违反该裁定，则自违反之日起，处每日罚款人民币100万元，按日累计。该裁定系中国法院首次在知产领域作出的具有“禁诉令”性质的行为保全裁定。
2020年11月2日，最高人民法院就三案作出终审裁定，以双方当事人已达成和解为由，准许华为公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司撤回起诉。
【典型意义】
由于标准必要专利是为实施某一技术标准而必须使用的专利，故一旦某些专利被认定构成标准必要专利，那么需要为使用此类专利“买单”的往往是相关产业的所有实体企业。近年来，涉及通讯行业的标准必要专利纠纷一直是国际司法审判的热点及难点案件。
本案系国内首起确认不侵害专利权及标准必要专利使用费纠纷。近年来，标准必要专利的权利人，特别是非专利实施主体（以专利运营为主的经营主体，简称NPE）怠于在中国以诉讼形式行使其专利权，而采用请求国外法庭裁判全球费率的方式，有意规避中国司法机关对国内行为人实施中国专利是否可能造成侵权的司法审查的行为屡见不鲜。本案的审理明确了国内的标准必要专利实施者和利害关系人有权针对标准必要专利在中国提起确认不侵害专利权及标准必要专利使用费之诉，在知识产权法律适用上具有比较重要的意义。
本案在审理过程中，依照公平、合理、无歧视原则，对业界标准必要专利费率的测算方法和本案当事人选择的测算方法进行充分的分析并结合案情，在国内首次使用自上而下法对标准必要专利费率进行了确定。本案的审理，为今后类似案件的处理提供了一些有益的探索，也为最高人民法院最终促成双方当事人全球和解打下良好基础，有力维护了我国司法主权和企业合法权益，取得了良好的法律效果和社会效果。
（一审生效裁判审判人员：姚兵兵、周晔、徐新、薛荣、雒强）
（二审生效裁判审判人员：王闯、周翔、朱理、焦彦、徐卓斌）
